企業は新しく開発した技術・製品に名称をつける際、技術・製品の目標設定、機能、特徴等、様々な思いを込めて、造語を作成することがよくあります。そのようにして作成された技術・製品名称は、ユニークで商標としての顕著性があることが多いです。
ということで、商標として使わなくても、これらの技術・製品名称は商標として登録することが可能です。そこで、大手企業の新技術・製品名称を勝手に商標として登録しても良いのでしょうか。
判例を見てみましょう。
ミシュラン社による無効審判請求
李氏が2019年6月7日に第12類の「商用車用タイヤ；バス用タイヤ；自動車用タイヤ」等の商品において商標「Uptis」を出願しました。当該商標が登録された後、大手タイヤメーカーのミシュラン社が無効審判請求を提起しました。
無効審判請求の中では、ミシュラン社は、「李氏がミシュラン社の新技術の公開発表日の僅か2日後に当該商標を出願しました。個人経営者としての李氏の会社の実力は低いのが一般的ですが、登記した業務内容以外の多くの区分において多くの他人の有名ブランドを不正登録したことを踏まえて、当該商標の登録は、商標法第三十二条で規定された「商標登録出願は、他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない」と商標法第四十四条で規定された「登録された商標が、その他の不正な手段で登録を得た場合は、その他の組織又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる」に違反した」と主張しました。
国家知的財産権局は、当該商標が商標法第三十二条、第四十四条に違反せず、登録を維持するという裁決を下しました。ミシュラン社がこの裁決に不服があり、その後、北京知的財産権法院に提訴しました。
北京知的財産権法院の判決
北京知的財産権法院は審査を立て、下記状況が判明しました。
「Uptis」が「Unique Puncture-proof Tire System」の略で、ミシュラン社が開発したエアレスホイールテクノロジーの名称です。固有な意味を持たない造語なので顕著性が高いと思われます。ミシュラン社が世界中に有名なタイヤメーカーとして、知名度が高いため、当該商標が「自動車用タイヤ」等の商品において李氏に登録、使用されると、関連公衆が李氏とミシュラン社の間に何らかの関係があると誤解し、製品の生産元を混同しやすくなります。
また、李氏が個人経営者であり、その業務内容は「日用品の小売」が主であるにも関わらず業務内容以外の金融、自動車タイヤ、衣服、コンピューター等の区分において、他人ブランドと酷似する商標を出願した経緯があります。その中のいくつかが本件の状況と同じ、権利者のブランドが発表された直後に李氏が商標出願をしました。例えばFacebook社が「Facebook Pay」電子決済、「Novi」デジタルウォレットを公開発表した後、僅か1-3日後に、李氏が第36類の「クレジットカード決済、デビットカード決済、電子マネーの振り替え」等の役務において、商標「Facebook Pay」、「Novi」を出願しました。李氏のこのような行為には、明らかに他人ブランドを複写、剽窃し、ただ乗りをしようとする故意があります。
上記状況を鑑み、北京知的財産権法院は、ミシュラン社が「Uptis」を商標として使用し、相手商標の出願日まで既に一定の影響力を獲得したことを証明できないため、当該商標の登録は商標法第三十二条に違反しないという意見を述べましたが、当該商標はその他の不正な手段で登録を得た商標に該当し、商標法第四十四条に違反したと判断しました。
現時点では、当事者双方が北京知的財産権法院の判決に対して上訴を提起しておらず、判決が発効されました。
